A. Les faits :
Une société établie au Royaume-Uni et commercialisant des équipements audios phoniques, a intenté, au Royaume-Uni, une action en contrefaçon à l’encontre d’une société espagnole. La société anglaise reprochait à la société espagnole d’avoir offert à la vente à des consommateurs au Royaume-Uni des imitations de ses produits, revêtus d’un signe identique ou similaire à sa marque de l’Union européenne et à ses deux marques britanniques nationales. La vente litigeuse ayant eu lieu par le biais du site Internet de la société espagnole, qui ciblait également le consommateur anglais.
La société espagnole a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction anglaise en faisant valoir qu’elle n’a réalisé aucune vente et fait aucune publicité au Royaume-Uni. La juridiction saisie, le tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise, a constaté qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de cette action en contrefaçon, en tant que celle-ci est fondée sur la marque de l’Union européenne en cause car cela relève de la compétence des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur à son domicile, en l’occurrence : l’Espagne. La juridiction anglaise précise également que la compétence des juridictions espagnoles découle du fait que les actions en contrefaçon peuvent aussi être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis et donc, en principe, du lieu où la société espagnole a pris la décision de faire ces publicités et d’offrir à la vente ces produits sur son site Internet, à savoir : l’Espagne.
La juridiction d’appel condamne l’interprétation de la juridiction de première instance en considérant que l’État membre sur le territoire duquel « le fait de contrefaçon a été commis » est celui sur lequel résident les consommateurs ou les professionnels auxquels les publicités et les offres à la vente sont destinées, à savoir le Royaume-Uni.
B. La question préjudicielle :
Dans ce contexte incertain, la juridiction d’appel a décidé de poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :
Quelle juridiction est compétente pour traiter d’une action en contrefaçon lorsque l’entreprise contrefaisante (la société espagnole) à son siège social dans un Etat A (ici, l’Espagne) et a par le biais de son site internet fait de la publicité et offert à la vente les produits litigieux dans un Etat B (ici, l’Angleterre) ?
C. La réponse de la CJUE :
Selon la règle de base de l’article 97, (1), du Règlement 207/2009 (actuel article 125, (1), du Règlement 2017/1001), les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.
Le paragraphe 5 permet également d’intenter une action devant les juridictions de l’État membre « dans lequel l’acte de contrefaçon a été commis ou menacé ». Il s’agit d’un choix alternatif, la compétence territoriale du tribunal saisi diffère. En effet, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1, la compétence couvre potentiellement les actes de contrefaçon commis dans l’ensemble de l’Union européenne, alors que, lorsque l’action est fondée sur le paragraphe 5, l’action est limitée aux actes de contrefaçon commis ou les menaces dans l’État membre où est située la juridiction devant laquelle l’action est engagée (article 98 du Règlement 207/2009).
Dans le cadre de sa décision du 5 septembre 2019, la Cour a répondu que la notion de « lieu où le fait de contrefaçon a été commis » doit s’interpréter dans le cas de la publicité et de l’offre de produits via internet comme étant le lieu où des consommateurs et des professionnels d’un Etat membre sont ciblés. Ainsi, le titulaire d’une marque de l’Union européenne, qui s’estime lésé par l’usage d’un signe litigieux dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique, peut introduire une action en contrefaçon dans le pays sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.
Ainsi, dans le cas d’espèce, la Cour partage l’avis de la juridiction d’appel et considère que les juridictions anglaises sont bien compétentes pour traiter de l’action en contrefaçon. Elle étend ainsi le critère du « ciblage » établi dans l’arrêt L’Oréal (ECJ C‑324/09), arrêt dans le cadre duquel elle avait établi que « lorsque les actes de contrefaçon consistent en des publicités et en des offres à la vente affichées par la voie électronique, […] il importe de considérer que ces actes, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire ».
La Cour privilégie ainsi une approche pragmatique du système des marques de l’Union européenne, permettant aux titulaires de marques de l’Union européenne d’agir en contrefaçon dans leur pays plutôt que dans celui où la décision de contrefaire ainsi que les mesures en vue de l’affichage électronique aient été prises.
En conclusion, cela offre une sécurité juridique plus importante aux titulaires de marques de l’Union européenne victimes de contrefaçon sur internet.
Milan Dans
Raymond Bindels